序言

我國法律沒有規(guī)定抵觸申請(qǐng)?jiān)趯＠謾?quán)抗辯中的適用制度。當(dāng)前對(duì)抵觸申請(qǐng)的理論研究多限于其和現(xiàn)有技術(shù)一樣影響專利新穎性。但抵觸申請(qǐng)畢竟不是現(xiàn)有技術(shù)，簡單參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯理論來適用抵觸申請(qǐng)抗辯甚至在先申請(qǐng)抗辯難以給出充足理由并獲得公眾普遍認(rèn)可[1]。本文試從權(quán)利沖突的角度來分析抵觸申請(qǐng)?jiān)趯＠謾?quán)抗辯中的法律適用問題。抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人在先獲取了在抵觸申請(qǐng)說明書的公開范圍主張壟斷的權(quán)利，這種權(quán)利阻卻在后的專利權(quán)人在此范圍內(nèi)獲得專利權(quán)。這種在先特定權(quán)利的獲取是抵觸申請(qǐng)抗辯的基礎(chǔ)。其它在先申請(qǐng)缺乏這種在先權(quán)利，不能適用于專利侵權(quán)抗辯。

一、現(xiàn)狀的多樣與不足

（一）立法的缺失與模糊

我國《專利法》第二十二條第二款和第二十三條第一款分別規(guī)定：“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中”和“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公告的專利文件中”。這種“在先申請(qǐng)、在后公開”的專利申請(qǐng)被稱為抵觸申請(qǐng)。根據(jù)這些規(guī)定，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠牡钟|申請(qǐng)只能是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請(qǐng)只能是外觀設(shè)計(jì)。若專利申請(qǐng)存在抵觸申請(qǐng)，則其不能被授予專利權(quán)；若專利權(quán)存在抵觸申請(qǐng)，則其應(yīng)當(dāng)被宣告無效。

《專利法》第二十二條第四款、第五款和第二十三條第三款分別規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”、“本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”和“本法所稱現(xiàn)有設(shè)計(jì)，是指申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計(jì)”。根據(jù)這些規(guī)定，抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計(jì)。發(fā)明和實(shí)用新型專利的抵觸申請(qǐng)不能用于評(píng)價(jià)該專利的創(chuàng)造性。

《專利法》在第三次修改后明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定。該法第六十二條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?！?/span>

對(duì)于抵觸申請(qǐng)是否能夠作為專利侵權(quán)的抗辯事由，我國《專利法》并沒有規(guī)定。對(duì)此，一方面，可以理解為，在可專利性評(píng)價(jià)中與現(xiàn)有技術(shù)同時(shí)出現(xiàn)抵觸申請(qǐng)，而在專利侵權(quán)抗辯僅規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯，將抵觸申請(qǐng)抗辯被明確排除在外的立法結(jié)構(gòu)說明了立法者對(duì)抵觸申請(qǐng)能否用于專利侵權(quán)抗辯持否定態(tài)度；另一方，也可以理解為既然能夠否定專利性的現(xiàn)有技術(shù)可以用于專利侵權(quán)抗辯，那么同樣能夠否定專利性的抵觸申請(qǐng)不應(yīng)被排除在專利侵權(quán)抗辯的事由之外。

（二）學(xué)者的爭論與評(píng)價(jià)

按照抵觸申請(qǐng)能否適用于專利侵權(quán)抗辯和可以在多大范圍內(nèi)適用于專利侵權(quán)抗辯，大致可以將學(xué)者的觀點(diǎn)分為以下三種：

1．否定論

持否定論的學(xué)者認(rèn)為不能依據(jù)抵觸申請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯，這是因?yàn)榈钟|申請(qǐng)的內(nèi)容在專利侵權(quán)糾紛所涉及的那一個(gè)專利的申請(qǐng)日之前還沒有為公眾所知，因而還不屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)范疇[2]。

首先，從語言邏輯上講，否定論的觀點(diǎn)僅注意到抵觸申請(qǐng)不能用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯，未涉及抵觸申請(qǐng)能否成為獨(dú)立的抗辯理由的論述。其次，這種觀點(diǎn)僅是依據(jù)法律的簡單推斷，缺乏實(shí)質(zhì)的理論基礎(chǔ)。最后，這種觀點(diǎn)對(duì)于抵觸申請(qǐng)能夠破壞發(fā)明可專利性的問題，不能從法實(shí)體上給予合理的解決[3]，容忍了“瑕疵專利”的恣意行為，難以獲得社會(huì)公眾的理解和支持。

2．限制論

持限制論的學(xué)者認(rèn)為既然抵觸申請(qǐng)可以破壞專利申請(qǐng)案的專利性，其當(dāng)然就應(yīng)當(dāng)可以用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯[4]。該學(xué)者同時(shí)指出，抵觸申請(qǐng)可以用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)限于被控侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)對(duì)涉案專利構(gòu)成相同侵權(quán)的情形；如果被控侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)對(duì)涉案專利構(gòu)成等同侵權(quán)，則被控侵權(quán)人不能以抵觸申請(qǐng)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。

限制論的觀點(diǎn)考慮抵觸申請(qǐng)能夠破壞對(duì)發(fā)明可專利性的問題，回應(yīng)了社會(huì)公眾的需求，但是這種觀點(diǎn)僅注意到抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)在破壞發(fā)明可專利性的方面有時(shí)具有相同的結(jié)果，而未討論抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)在破壞發(fā)明可專利性方面的原因。這種以避免不利結(jié)果出現(xiàn)為出發(fā)點(diǎn)的問題解決方法針對(duì)特例雖能取得效果，但缺乏靈活性，對(duì)于特例之外的情形，難于給出令人滿意的指導(dǎo)性的意見[5]。

3．肯定論

持肯定論的學(xué)者認(rèn)為根據(jù)《專利審查指南》對(duì)《專利法》第22條第2款所述抵觸申請(qǐng)的內(nèi)容要件“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”的解釋和說明可知，“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”既包含相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型，也包含等同的發(fā)明或者實(shí)用新型[6]。故抵觸申請(qǐng)?jiān)诘韧謾?quán)下也可以適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯[7]。

首先，肯定論的觀點(diǎn)同樣僅考慮抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)在破壞發(fā)明可專利性方面有時(shí)具有相同的結(jié)果，而未討論抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)在破壞發(fā)明可專利性方面的原因。其次，這種觀點(diǎn)并未論證專利確權(quán)判定中的“實(shí)質(zhì)上相同”和專利侵權(quán)判定中的“等同”是否有差異，直接將二者對(duì)等起來缺乏嚴(yán)謹(jǐn)[8]。最后，對(duì)抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)不加區(qū)分，簡單地參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯來類推適用抵觸申請(qǐng)抗辯的做法和思維慣性，易于引導(dǎo)人們將現(xiàn)有技術(shù)抗辯不適當(dāng)?shù)仡愅频讲粯?gòu)成抵觸申請(qǐng)的其它在先申請(qǐng)抗辯上來[9]。

（三）司法的實(shí)踐與異議

《專利法》經(jīng)過第三次修改后明確規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)抗辯。但最高人民法院似乎并不滿足于此。2010年4月28日，奚曉明副院長在主題為《能動(dòng)司法、服務(wù)大局，努力實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作新發(fā)展》的全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)的講話中提出，被訴侵權(quán)人以實(shí)施抵觸申請(qǐng)中的技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)主張其不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評(píng)判。接著，最高人民法院在2011年12月16日印發(fā)的《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中再次強(qiáng)調(diào)，可以參照現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)判抵觸申請(qǐng)抗辯。

最高人民法院的指導(dǎo)意見無疑對(duì)下級(jí)法院產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，上海市高級(jí)人民法院于2011年發(fā)布《專利侵權(quán)糾紛審理指引》，其中第十四條和第十九條分別規(guī)定：“在相同侵權(quán)中,被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)中的技術(shù)方案相同時(shí),可類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。被訴侵權(quán)人以實(shí)施的技術(shù)是抵觸申請(qǐng)中公開的技術(shù)方案主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，在相同侵權(quán)中才可以類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯，且被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)中公開的技術(shù)方案相同時(shí)，不侵權(quán)抗辯才能夠成立”和“被訴侵權(quán)人以其產(chǎn)品中的外觀設(shè)計(jì)屬于抵觸申請(qǐng)中公開的外觀設(shè)計(jì)主張不構(gòu)成侵權(quán)的，可以類推適用現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。但以被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)屬于抵觸申請(qǐng)中公開的外觀設(shè)計(jì)與慣常設(shè)計(jì)的簡單組合為由，抗辯不構(gòu)成侵權(quán)的，抗辯不能成立”。北京市高級(jí)人民法院于2013年發(fā)布《專利侵權(quán)判定指南》，其中第一百二十七條條和第一百三十二條分別規(guī)定“被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施的是屬于抵觸申請(qǐng)的專利的，可以參照本指南第125條關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理”和“被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施的是外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)與抵觸申請(qǐng)進(jìn)行比對(duì)。被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)與抵觸申請(qǐng)相同或相近似的，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)”。

在抵觸申請(qǐng)抗辯具體適用方面，司法實(shí)踐進(jìn)行各種嘗試，有些法院甚至參照抵觸申請(qǐng)抗辯在專利侵權(quán)判定中適用其它在先申請(qǐng)抗辯。在涉及名稱為“安裝架”的侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案[10]中，寧波市中級(jí)人民法院認(rèn)為，抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)均具有損害專利新穎性的屬性，可類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，即被告有證據(jù)證明其所實(shí)施的技術(shù)屬于抵觸申請(qǐng)所記載的技術(shù)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。將被控侵權(quán)產(chǎn)品與被告據(jù)以提出抵觸申請(qǐng)抗辯的外觀設(shè)計(jì)專利所示的直觀技術(shù)方案相比，二者均呈L形，由長直板和短直板構(gòu)成，長直板上有三個(gè)安裝槽，短直板上有三個(gè)安裝槽，L形安裝架左右兩側(cè)為整體式折邊結(jié)構(gòu)。被控侵權(quán)產(chǎn)品的涉案技術(shù)特征與上述外觀設(shè)計(jì)專利的相應(yīng)技術(shù)特征相同，故被告的抵觸申請(qǐng)抗辯成立，依法不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。在涉及名稱為“便攜式數(shù)碼顯微鏡”的侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案[11]中，深圳市中級(jí)人民法院認(rèn)為，涉外在先專利申請(qǐng)可以進(jìn)一步比照抵觸申請(qǐng)，作為專利不侵權(quán)抗辯的事由。對(duì)于此案，有人認(rèn)為抵觸申請(qǐng)不是專利侵權(quán)的抗辯事由并且臺(tái)灣地區(qū)的在先外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)也不構(gòu)成我國專利的抵觸申請(qǐng)[12]。

二、權(quán)利與權(quán)利沖突

歸根結(jié)底，法律是一種利益調(diào)整機(jī)制，而權(quán)利和義務(wù)是法律的核心內(nèi)容。對(duì)權(quán)利和義務(wù)的揭示是了解和發(fā)展當(dāng)前利益調(diào)整機(jī)制的基本方法。對(duì)于抵觸申請(qǐng)抗辯的理論研究，不妨從討論有關(guān)抵觸申請(qǐng)的法律行為和由此產(chǎn)生的法律后果開始。

（一）權(quán)利形成與權(quán)利范圍

權(quán)利至少包含三方面的內(nèi)容，即權(quán)利主體、權(quán)利范圍和權(quán)利內(nèi)容。通俗地講，權(quán)利是指哪個(gè)主體可以在多大范圍內(nèi)進(jìn)行何種作為。

為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，自十五世紀(jì)以來，各國紛紛實(shí)施公開換取壟斷的專利制度，從而以法律的形式為權(quán)利人設(shè)定權(quán)利并為這種權(quán)利提供法律保護(hù)。所謂公開換取壟斷是指權(quán)利人向社會(huì)公眾公開其發(fā)明創(chuàng)造，作為回報(bào)，國家在賦予權(quán)利人在一定期限內(nèi)享有壟斷權(quán)。

專利制度的公開換取壟斷過程主要包含三種法律行為，即專利申請(qǐng)、專利公開和專利授權(quán)。這三種法律行為會(huì)形成不同的權(quán)利。

專利申請(qǐng)是申請(qǐng)人以書面形式向特定國家或地區(qū)表達(dá)其想要利用專利制度，進(jìn)行公開換取壟斷活動(dòng)的明確意思表示的行為。該明確意思表示的含義既包含申請(qǐng)人對(duì)是否申請(qǐng)專利的意見是明確的，又包含申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)何種專利的意見是明確的，還包含其準(zhǔn)備公開的內(nèi)容和期望獲取的壟斷都是明確的。專利申請(qǐng)行為不僅使得行為人成為了專利制度中的申請(qǐng)人，而且還是得該申請(qǐng)人對(duì)后續(xù)有關(guān)該專利申請(qǐng)的權(quán)利具有期待權(quán)，即可以期待成為后續(xù)權(quán)利的權(quán)利人。

專利公開是國家依照一定程序?qū)⑾嚓P(guān)專利申請(qǐng)文件告知社會(huì)公眾的行為。在公開換取壟斷的過程中，專利公開意味著申請(qǐng)人已經(jīng)向公眾交出他的發(fā)明創(chuàng)造，開始有權(quán)在一定范圍內(nèi)向國家主張獲得壟斷權(quán)。這個(gè)范圍就是專利說明書公開的范圍。也就是說，專利公開意味申請(qǐng)人具有了在說明書公開的范圍內(nèi)主張獲得壟斷的權(quán)利。值得注意的是，申請(qǐng)人的這種權(quán)利僅是一種主張權(quán)，這種權(quán)利與實(shí)際的壟斷權(quán)是否形成、何時(shí)形成以及是否申請(qǐng)人是否擁有和喪失無關(guān)[13]。

專利授權(quán)是國家將一定范圍的實(shí)際的壟斷權(quán)授予申請(qǐng)人并告知社會(huì)公眾的行為。這個(gè)范圍是經(jīng)過國家認(rèn)可的范圍，其可能不同于公開的范圍。在公開換取壟斷的過程中，壟斷的范圍應(yīng)在公開的范圍之內(nèi)，不應(yīng)超過公開的范圍。我國《專利法》第二十六條第四款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”就是這個(gè)基本原則的法律體現(xiàn)。從這個(gè)意義上說，說明書的內(nèi)容實(shí)質(zhì)上僅是界定了專利權(quán)人可以主張壟斷權(quán)利的最大范圍。在現(xiàn)代專利制度中，這個(gè)最大范圍并不天然對(duì)社會(huì)公眾構(gòu)成限制[14]，還需要專利權(quán)人以權(quán)利要求書的形式作出明確的主張權(quán)利的意思表示并經(jīng)過國家認(rèn)可。正如我國《專利法》第二十六條規(guī)定的那樣，申請(qǐng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠膽?yīng)當(dāng)提交權(quán)利要求書，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍?！秾＠ā返谖迨艞l規(guī)定發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)?？梢?，專利授權(quán)行為一方面申請(qǐng)人成為專利權(quán)人，另一方面也使得該專利權(quán)人在權(quán)利要求書的范圍內(nèi)擁有了實(shí)際的壟斷權(quán)。

對(duì)于抵觸申請(qǐng)來說，其經(jīng)歷了專利申請(qǐng)和專利公開的過程，形成有關(guān)的權(quán)利包括：行為人成為了申請(qǐng)人，申請(qǐng)人可以在抵觸申請(qǐng)說明書公開的范圍主張獲得壟斷等。

對(duì)于專利權(quán)來說，其經(jīng)歷了專利申請(qǐng)、專利公開和專利授權(quán)的過程，形成的有關(guān)權(quán)利包括行為人成為了申請(qǐng)人、申請(qǐng)人可以在專利的說明書公開的范圍主張獲得壟斷的權(quán)利、申請(qǐng)人成為專利權(quán)人、專利權(quán)人在權(quán)利要求書的范圍內(nèi)擁有壟斷權(quán)等。

（二）權(quán)利沖突與沖突解決

1．權(quán)利沖突

如下圖所示，其中淡藍(lán)色部分代表說明書公開的范圍，淺綠色部分代表權(quán)利要求的范圍。對(duì)于抵觸申請(qǐng)來說，區(qū)域A、B和C是說明書公開的范圍。對(duì)于專利權(quán)來說，區(qū)域B、C和D是說明書公開的范圍，其中C同時(shí)是權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

主張獲得壟斷的權(quán)利和擁有的壟斷權(quán)都與范圍有關(guān)。當(dāng)?shù)钟|申請(qǐng)說明書公開的范圍與專利的說明書公開的范圍存在重疊時(shí)（B和C區(qū)域重疊），或者當(dāng)?shù)钟|申請(qǐng)說明書公開的范圍與專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍存在重疊時(shí)（C區(qū)域重疊），權(quán)利的沖突就出現(xiàn)了。在上述B和C區(qū)域，抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人和專利權(quán)人都有權(quán)主張獲得壟斷。另外在C區(qū)域，專利權(quán)人還擁有實(shí)際的壟斷權(quán)。也就是說，抵觸申請(qǐng)和專利權(quán)之間權(quán)利沖突包括兩個(gè)方面：一是抵觸申請(qǐng)的說明書和專利的說明書之間重疊范圍內(nèi)的權(quán)利沖突；二是抵觸申請(qǐng)的說明書與專利的權(quán)利要求之間重疊范圍的權(quán)利沖突。

2．沖突解決

為解決這種權(quán)利沖突，專利制度通常設(shè)置先申請(qǐng)?jiān)瓌t。根據(jù)這個(gè)原則，抵觸申請(qǐng)的權(quán)利范圍與專利權(quán)人的權(quán)利范圍出現(xiàn)重疊時(shí)，僅允許抵觸申請(qǐng)的權(quán)利人享有相應(yīng)的權(quán)利。僅抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人享有權(quán)利意味著在這種權(quán)利的范圍之內(nèi)阻卻在后專利權(quán)人獲得權(quán)利。以上圖例子來說，由于僅抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人在B和C區(qū)域享有權(quán)利，故專利權(quán)人不僅在B和C區(qū)域不再享有主張壟斷的權(quán)利，而且在C區(qū)域不再享有的實(shí)際壟斷權(quán)。

僅抵觸申請(qǐng)的權(quán)利人享有相應(yīng)的權(quán)利意味著，在由抵觸申請(qǐng)的說明書確定的最大范圍內(nèi)，專利權(quán)人都不能再獲取專利權(quán)。也就是說，若專利權(quán)人獲得某個(gè)專利權(quán)，則該專利權(quán)只能在抵觸申請(qǐng)所確定的最大范圍之外（例如在上圖中只能在D區(qū)域）。另外，若抵觸申請(qǐng)的權(quán)利人隨后基于抵觸申請(qǐng)也獲取了專利權(quán)，則該專利權(quán)必須處于由抵觸申請(qǐng)的說明書所確定的最大范圍內(nèi)（例如在上圖中只能是區(qū)域A、B和C的一個(gè)子集）。由于這個(gè)最大范圍之外（區(qū)域D）和最大范圍之內(nèi)（區(qū)域A、B和C的一個(gè)子集）的交集是空集，故專利權(quán)與抵觸申請(qǐng)的權(quán)利沖突與解決機(jī)制天然具有避免重復(fù)授權(quán)的功能。從這個(gè)角度來講，避免重復(fù)授權(quán)僅是抵觸申請(qǐng)機(jī)制產(chǎn)生的必然結(jié)果，而不是設(shè)置抵觸申請(qǐng)機(jī)制的原因。

三、權(quán)利沖突視角下的抵觸申請(qǐng)抗辯

（一）對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯的解釋

在權(quán)利沖突視角下，若已經(jīng)獲得授權(quán)的發(fā)明存在抵觸申請(qǐng)，則意味著在抵觸申請(qǐng)的說明書所公開的范圍內(nèi)主張獲得壟斷的權(quán)利，自抵觸申請(qǐng)公開后就歸屬于抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人，發(fā)明的專利權(quán)人從此喪失在抵觸申請(qǐng)說明書所公開的范圍主張獲得壟斷的權(quán)利，進(jìn)而也喪失了處于該范圍內(nèi)的專利權(quán)。專利權(quán)的喪失使得主張侵犯專利的基礎(chǔ)不復(fù)存在，故應(yīng)當(dāng)允許抵觸申請(qǐng)進(jìn)行專利侵權(quán)抗辯。

（二）抵觸申請(qǐng)抗辯的對(duì)比方式

在權(quán)利沖突的視角下，抵觸申請(qǐng)抗辯是否成立取決于專利的權(quán)利要求的保護(hù)范圍與抵觸申請(qǐng)的說明書公開的范圍是否相沖突。若存在沖突，則專利權(quán)人對(duì)該權(quán)利要求整體上失去資格，所以不需要判斷被控侵權(quán)技術(shù)與權(quán)利要求之間的關(guān)系。若不存在沖突，則意味著不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，不能該適用抵觸申請(qǐng)抗辯。故抵觸申請(qǐng)抗辯的對(duì)比方式應(yīng)當(dāng)是用權(quán)利要求的保護(hù)范圍與抵觸申請(qǐng)說明書公開的范圍相比較。

（三）抵觸申請(qǐng)說明書的公開范圍

理論上講，凡是能夠得到抵觸申請(qǐng)的說明書支持的范圍都是抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人可以主張獲得壟斷權(quán)的范圍，進(jìn)而也都是可以阻卻發(fā)明的專利權(quán)人獲得專利保護(hù)范圍。然而，何為“能夠得到說明書支持”，在實(shí)踐中通常是難以把握的。

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定：“專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍?！庇纱丝梢?，專利權(quán)的壟斷范圍包含權(quán)利要求的技術(shù)方案及其等同技術(shù)方案，這里的等同技術(shù)方案是指由權(quán)利要求中至少一個(gè)技術(shù)特征被替換為等同技術(shù)特征的技術(shù)特征的集合所確定的技術(shù)方案。

基于這種理由，可以認(rèn)為抵觸申請(qǐng)的說明書記載的每個(gè)技術(shù)方案及其等同技術(shù)方案都是抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人可以主張壟斷權(quán)的范圍。這種理解也能得到其他國家或國際組織的認(rèn)可，例如日本在利用抵觸申請(qǐng)?jiān)u價(jià)發(fā)明新穎性時(shí)將“實(shí)質(zhì)相同”擴(kuò)展到眾所周知的事實(shí)或慣用技術(shù)手段的添加、刪除、替換[15]，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中甚至規(guī)定抵觸申請(qǐng)可以用于評(píng)價(jià)專利的創(chuàng)造性[16]。

（四）對(duì)抵觸申請(qǐng)的要求

在權(quán)利沖突理論下，并非僅考慮抵觸申請(qǐng)本身所包含的技術(shù)內(nèi)容，還要考慮基于抵觸申請(qǐng)所產(chǎn)生的權(quán)利[17]。若抵觸申請(qǐng)產(chǎn)生的權(quán)利與發(fā)明的權(quán)利不產(chǎn)生沖突，就不能將抵觸申請(qǐng)適用于專利侵權(quán)抗辯中。

1．對(duì)申請(qǐng)國的要求

專利方面的權(quán)利是有地域性的。地域性是指任何一項(xiàng)專利方面的權(quán)利，只有依一定地域內(nèi)的法律才得以產(chǎn)生并在該地域內(nèi)受到法律保護(hù)。在權(quán)利沖突理論下，能夠用于專利侵權(quán)抗辯的抵觸申請(qǐng)的申請(qǐng)人必須已經(jīng)在授權(quán)專利所在國或地區(qū)享有主張壟斷的權(quán)利。在我國，抵觸申請(qǐng)包括向國務(wù)院專利行政部門提出的申請(qǐng)和已經(jīng)進(jìn)入中國國家階段的國際專利申請(qǐng)。

2．對(duì)專利類型的要求

專利類型包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)，其中發(fā)明和實(shí)用新型保護(hù)的都是技術(shù)方案，涉及的是技術(shù)內(nèi)容，而外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是富有美感的設(shè)計(jì)，涉及的是美感的內(nèi)容。由于技術(shù)內(nèi)容和美感內(nèi)容具有維度完全不同的評(píng)判方法，在技術(shù)方面產(chǎn)生的權(quán)利范圍不會(huì)與在美感方面產(chǎn)生的權(quán)利范圍相重疊，故不會(huì)產(chǎn)生權(quán)利沖突。這種觀點(diǎn)也可以解釋我國有關(guān)抵觸申請(qǐng)的規(guī)定。我國《專利法》將發(fā)明和實(shí)用新型的抵觸申請(qǐng)限于發(fā)明和實(shí)用新型，將外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請(qǐng)限于外觀設(shè)計(jì)。所以，基于權(quán)利沖突理論，不應(yīng)將在先的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)適用于發(fā)明和實(shí)用新型的專利侵權(quán)判定中。反之亦然。

四、結(jié)束語

綜上，在先專利申請(qǐng)之所以能被稱之為抵觸申請(qǐng)是因?yàn)槠淠茉跈?quán)利上“抵觸”在后專利申請(qǐng)。權(quán)利上的“抵觸”是抵觸申請(qǐng)成立的前提和和適用的要件。抵觸申請(qǐng)可以適用于專利侵權(quán)抗辯的原因在于抵觸申請(qǐng)能夠其公開的范圍內(nèi)阻卻專利權(quán)人獲取專利權(quán)。適用抵觸申請(qǐng)抗辯時(shí)，僅需考察抵觸申請(qǐng)與專利權(quán)之間的關(guān)系。權(quán)利上不存在“抵觸”的在先專利申請(qǐng)，不符合抵觸申請(qǐng)成立的前提，不能適用于專利侵權(quán)抗辯。

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[1]這里的在先申請(qǐng)是指在時(shí)間上符合“在先申請(qǐng)、在后公開”的條件，但不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)的專利申請(qǐng)或?qū)＠麢?quán)。

[2]尹新天著：《專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第696-697頁。

[3]專利確權(quán)和侵權(quán)二元解決機(jī)制以及專利確權(quán)程序的滯后性不能滿足社會(huì)公眾的期望。

[4]張曉都：《再談現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的抵觸申請(qǐng)》，載于《中國專利與商標(biāo)》2008年第1期，第43頁。

[5]一方面，其雖然可以解決相同侵權(quán)的問題，對(duì)于等同侵權(quán)的排除并不能給出充足理由。另一方面，在在先專利申請(qǐng)僅構(gòu)成獨(dú)立權(quán)利要求的抵觸申請(qǐng)，而不構(gòu)成從屬權(quán)利要求的抵觸申請(qǐng)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求侵權(quán)不成立，而針對(duì)從屬權(quán)利要求侵權(quán)成立的情形。這種結(jié)果通常是難于為社會(huì)公眾所理解的。

[6]《專利審查指南》使用的措辭是“實(shí)質(zhì)上相同”，見2010版第156頁。

[7]黃敏：《淺議現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的抵觸申請(qǐng)》，載《中國專利與商標(biāo)》2008年第3期，第73頁。

[8]《專利審查指南》從整體技術(shù)方案上來確定兩個(gè)技術(shù)方案是否為實(shí)質(zhì)上相同的技術(shù)方案，而《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》從技術(shù)特征上來確定兩個(gè)技術(shù)特征是否是等同的技術(shù)特征。

[9]例如將在先的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)適用于侵犯實(shí)用新型專利權(quán)抗辯，將其他國家或地區(qū)的在先申請(qǐng)適用到侵權(quán)抗辯。

[10]參見寧波市中級(jí)人民法院作出的（2012）浙涌知初字第326號(hào)民事判決書。

[11]參見深圳市中級(jí)人民法院作出的（2012）深中法知民初字第607號(hào)判決書。

[12]參見http://weibo.com/p/230418441658ca0102wkcg，2016年5月24日9:00訪問。

[13]這正是在用抵觸申請(qǐng)?jiān)u價(jià)發(fā)明可專利性時(shí)無需考慮其是否已被授權(quán)、是否被宣告無效、是否權(quán)利期限屆滿即是否被申請(qǐng)人放棄等因素的原因。

[14] 在早期專利制度中，專利文件不包括權(quán)利要求書，專利權(quán)的保護(hù)范圍只能以說明書的內(nèi)容為準(zhǔn)。說明書的公開即視為主張專利權(quán)的意思表示。

[15]日本《專利法》第29條之二規(guī)定：專利申請(qǐng)涉及的發(fā)明，與在該專利申請(qǐng)前申請(qǐng)，并在該專利申請(qǐng)后公開或公告的其他專利發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖嗤瑫r(shí)，不拘泥《專利法》第29條第（1）款的規(guī)定，不得對(duì)該發(fā)明授予專利權(quán)。《審查指南》第二部分第三章第3.4節(jié)規(guī)定：（1）對(duì)比的結(jié)果，即使要求保護(hù)的發(fā)明與引用發(fā)明的內(nèi)容之間存在區(qū)別，如果該區(qū)別是用于解決問題的具體手段上的微小差別（眾所周知的事實(shí)或慣用技術(shù)的添加、刪除、替換，沒有產(chǎn)生新的效果）時(shí)，也就是實(shí)質(zhì)相同，則認(rèn)為是相同的發(fā)明。

[16]《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約有關(guān)專利部分補(bǔ)充條約（專利法部分）》第13條規(guī)定，一份申請(qǐng)的全部內(nèi)容（摘要除外），構(gòu)成在同一國家的在后提出的發(fā)明專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，只要該申請(qǐng)其后為專利局所公布。締約方除了應(yīng)規(guī)定在先申請(qǐng)作為評(píng)價(jià)新穎性的現(xiàn)有技術(shù)外，可以自行決定在判斷非顯而易見性時(shí)是否作為現(xiàn)有技術(shù)。

[17]這一點(diǎn)上，抵觸申請(qǐng)完全不同于現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計(jì)，現(xiàn)有技術(shù)僅需要考慮公開時(shí)間和公開內(nèi)容。