權(quán)利要求解釋中的價(jià)值考量
更新時(shí)間：2017-01-12 10:00 點(diǎn)擊： 2300
——以專利確權(quán)程序?yàn)槔?/span> 摘要：在專利確權(quán)程序中，當(dāng)權(quán)利要求技術(shù)特征的文義包含多種含義可能需要將其解釋為說明書的具體實(shí)施方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)考察該多種含義之間的相同點(diǎn)和差異點(diǎn)，若差異點(diǎn)都屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段，或者若針對從相同點(diǎn)到說明書具體實(shí)施方式的技術(shù)改進(jìn)過程中，說明書未公開任何具有創(chuàng)造性的內(nèi)容，則不宜將權(quán)利要求解釋為說明書的具體實(shí)施方式。 關(guān)鍵詞：專利確權(quán) 權(quán)利要求 解釋 價(jià)值考量 《專利法》第五十九條規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。在一場“名為權(quán)利要求的游戲”（the name of the game is the claim）[1]中，有關(guān)權(quán)利要求解釋的爭議時(shí)有發(fā)生。在發(fā)明名稱為“無水銀堿性紐形電池”的專利權(quán)無效行政糾紛一案中（下稱案例1），權(quán)利要求1的技術(shù)特征“電池負(fù)極片”存在“由金屬片制成、并且仍然未電鍍鎳或銅的單層結(jié)構(gòu)”、“已電鍍鎳或銅的金屬片”和“用作電池負(fù)極的片狀物，其不僅覆蓋了單層的片狀物，也覆蓋了多層的片狀物，不僅覆蓋通過電鍍方式形成的多層片狀物，也覆蓋了通過諸如層壓的其它方式形成的多層片狀物”三種解釋[2]。在發(fā)明名稱為“一種對旋轉(zhuǎn)輪體加熱的裝置”的專利權(quán)無效行政糾紛一案中（下稱案例2），權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“導(dǎo)磁體（4）按輪體（5）的軸向在線圈骨架（2）的圓柱面（10）均布”存在“多個(gè)離散的導(dǎo)磁體，與線圈骨架圓柱體的軸相互平行，并在線圈骨架圓柱面上均勻分布”和“多個(gè)導(dǎo)磁管作為環(huán)形件，在線圈骨架圓柱面的軸向上相互平行，并在線圈骨架圓柱面上均勻分布”兩種解釋[3]。在這兩個(gè)案例中，權(quán)利要求本身對技術(shù)特征的實(shí)施方式均無限定，而從文義上這些技術(shù)特征既包含說明書公開的具體實(shí)施方式，也包含了未在說明書中公開的其它實(shí)施方式。現(xiàn)有技術(shù)公開的是未在說明書中公開的其它實(shí)施方式。就如何確定這些權(quán)利要求的保護(hù)范圍，產(chǎn)生很大爭議。有人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求解釋成說明書中公開的具體實(shí)施方式，有人則認(rèn)為這樣的解釋實(shí)際上是用說明書中的內(nèi)容限制權(quán)利要求的保護(hù)范圍。用說明書解釋權(quán)利要求和將說明書中的限制讀入權(quán)利要求，在實(shí)踐中是很難區(qū)分的[4]。 西方有一句諺語是“如果你不知道你要到哪里去，那通常你哪兒也去不了?！边@句話的另一方面也告訴我們，當(dāng)躊躇在十字路口不知道該往哪里去時(shí)，看一看我們的目標(biāo)，可能就會豁然開朗。在糾結(jié)于是用說明書及附圖解釋權(quán)利要求還是用說明書及附圖限制權(quán)利要求的問題時(shí)，考察所從事工作的目標(biāo)會獲得同樣的效果。專利確權(quán)程序的目標(biāo)主要是確定被授權(quán)專利的正當(dāng)性，即確定其是否符合《專利法》以及《專利法實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。為判斷專利是否具有新穎性或創(chuàng)造性等所引用的相關(guān)文件統(tǒng)稱為對比文件。在新穎性或創(chuàng)造性判斷過程中，需要考慮用說明書及附圖解釋權(quán)利要求的情形通常是權(quán)利要求的技術(shù)特征在文義上可能包含多種不同實(shí)施方式，其中一些是說明書及附圖中公開的具體實(shí)施方式，另一些是對比文件中公開的其它實(shí)施方式。這時(shí)，若按照文義解釋權(quán)利要求，則專利可能會因喪失新穎性或創(chuàng)造性而被宣告無效[5]；若按照具體實(shí)施方式解釋權(quán)利要求，則其可能會被維持有效。在工作目標(biāo)的指引下，若將權(quán)利要求解釋為具體實(shí)施方式無助于專利權(quán)正當(dāng)性的判斷，則這種解釋將失去價(jià)值意義，不宜進(jìn)行這種解釋。換句話說，當(dāng)即使按照文義解釋，權(quán)利要求仍具有創(chuàng)造性，或者即使按照具體實(shí)施方式的解釋，權(quán)利要求仍無創(chuàng)造性時(shí)，這時(shí)將權(quán)利要求解釋為具體實(shí)施方式的做法無助于專利權(quán)正當(dāng)性的判斷，相反還有可能縮小專利權(quán)的保護(hù)范圍，影響權(quán)利人的利益或者增加社會公眾不合理的負(fù)擔(dān)，從而是不宜的。 具體實(shí)施方式的解釋是否會影響創(chuàng)造性的判斷取決于具體實(shí)施方式和其它實(shí)施方式之間的差異點(diǎn)和相同點(diǎn)。若差異點(diǎn)都屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，則可以直接認(rèn)為具體實(shí)施方式的解釋不會影響權(quán)利要求創(chuàng)造性的判斷。若針對從相同點(diǎn)到具體實(shí)施方式的技術(shù)改進(jìn)過程，說明書及附圖未公開任何具有創(chuàng)造性的內(nèi)容，這時(shí)，當(dāng)相同點(diǎn)本身可使權(quán)利要求具有創(chuàng)造性時(shí)，具體實(shí)施方式的解釋僅會縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，不會影響權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷；當(dāng)相同點(diǎn)本身不能使權(quán)利要求具有創(chuàng)造性，則不應(yīng)該使本無創(chuàng)造性的權(quán)利要求因使用說明書及附圖中不具有創(chuàng)造性內(nèi)容的解釋而變得具有創(chuàng)造性。如圖1所示，假定線段組ABD是專利技術(shù)，其中線段BD為權(quán)利要求中某技術(shù)特征在說明書及附圖的具體實(shí)施方式；線段組ABC是對比文件中的技術(shù)，其中線段BC是上述技術(shù)特征在對比文件中的其它實(shí)施方式；線段AB是專利技術(shù)和對比文件中技術(shù)的相同點(diǎn)，線段BC和BD是專利技術(shù)和對比文件中技術(shù)的不同點(diǎn)。若BC和BD都是本領(lǐng)域常用技術(shù)手段，很顯然BC和BD之間的差異不會對權(quán)利要求ABD的創(chuàng)造性產(chǎn)生影響。若針對從B到D的技術(shù)改進(jìn)部分，專利說明書及附圖未公開任具有何創(chuàng)造性的內(nèi)容，則不應(yīng)僅基于說明書及附圖公開的有關(guān)BD的內(nèi)容給予權(quán)利人壟斷保護(hù)。對于后一種情形，筆者認(rèn)為，這是由專利制度中說明書與權(quán)利要求的相互關(guān)系決定的。 專利制度的本質(zhì)是以公開換取壟斷。說明書的內(nèi)容是公開的范圍，權(quán)利要求的內(nèi)容是壟斷的范圍。公開的標(biāo)準(zhǔn)是清楚、完整，使所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)。不符合該標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不應(yīng)作為說明書公開的內(nèi)容去換取壟斷。作為交換的基本原則，壟斷的范圍應(yīng)在公開的范圍之內(nèi)，不應(yīng)超過公開的范圍。我國《專利法》第二十六條第四款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”就是這個(gè)基本原則的法律體現(xiàn)。從這個(gè)意義上說，說明書的內(nèi)容實(shí)質(zhì)上僅是界定了專利權(quán)人可以主張壟斷權(quán)利的最大范圍。 在現(xiàn)代專利制度中，這個(gè)最大范圍并不天然對社會公眾構(gòu)成限制，還需要專利權(quán)人以權(quán)利要求書的形式作出明確的主張權(quán)利的意思表示[6]，正如我國《專利法》第二十六條規(guī)定的那樣，申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠膽?yīng)當(dāng)提交權(quán)利要求書，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。《專利法》第五十九條規(guī)定發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，而不以說明書或附圖中的內(nèi)容為準(zhǔn)。所以，“權(quán)利要求”一詞不僅意味著權(quán)利方面的要求，更意味著權(quán)利之中的要求。即，其一方面強(qiáng)調(diào)這種要求應(yīng)在說明書支持的權(quán)利的最大范圍內(nèi)主張，另一方面也強(qiáng)調(diào)這種要求是依請求產(chǎn)生的。換句話說，未在說明書中公開的內(nèi)容以及雖在說明書中提及但未充分公開的內(nèi)容因超出了說明書支持的最大范圍的邊界而不應(yīng)屬于專利權(quán)的保護(hù)范圍，雖在說明書中公開但未在權(quán)利要求中主張的內(nèi)容因未請求也不屬于專利權(quán)的保護(hù)范圍[7]。 在公開換取壟斷的過程中，權(quán)利要求的保護(hù)范圍可以看作是與說明書公開的內(nèi)容形影相隨，時(shí)刻聯(lián)動(dòng)。這里，說明書公開的內(nèi)容是形，權(quán)利要求的保護(hù)范圍是影。形的增加，影可隨之增加；影的增加，必然以形的增加為前提。在理想狀態(tài)下，影的變化率應(yīng)當(dāng)?shù)扔谛蔚淖兓?。在?quán)利要求的請求原則下，影的變化率也不應(yīng)大于形的變化率。這也可以看作是說明書內(nèi)容與權(quán)利要求內(nèi)容之間的形影變化規(guī)律。 國家之所以實(shí)施這種公開換取壟斷的制度，是因其能鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了達(dá)到這個(gè)目的，各國專利法毫無例外地規(guī)定，申請專利的發(fā)明必須具有新穎性、創(chuàng)造性。例如我國《專利法》第二十二條第一款規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。這就要求權(quán)利要求的保護(hù)范圍不但應(yīng)該不包含現(xiàn)有技術(shù)，還應(yīng)該與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和（顯著的）進(jìn)步。在權(quán)利要求的保護(hù)范圍與在說明書公開內(nèi)容的聯(lián)動(dòng)機(jī)制中，對權(quán)利要求的創(chuàng)造性要求同樣應(yīng)該施加到說明書公開的內(nèi)容上。也就是說，具有創(chuàng)造性的權(quán)利要求必須有具有創(chuàng)造性的說明書內(nèi)容來支持。權(quán)利要求產(chǎn)生從無創(chuàng)造性到有創(chuàng)造性的變化，也必然要求說明書中為這種變化提供支持的內(nèi)容也具有創(chuàng)造性。針對圖1，在AB是現(xiàn)有技術(shù)的情況下，若要認(rèn)定ABD具有創(chuàng)造性，必須要求ABD所對應(yīng)的說明書的內(nèi)容相對于AB所對應(yīng)的說明書的內(nèi)容的變化，即BD所對應(yīng)的說明書的內(nèi)容具有創(chuàng)造性。否則，就會違背說明書內(nèi)容與權(quán)利要求內(nèi)容之間的形影變化規(guī)律，使權(quán)利要求保護(hù)范圍與說明書公開的范圍不相適應(yīng)，使公開換取壟斷的機(jī)制失衡。 說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，使專利權(quán)的保護(hù)范圍更加清楚明確，但利用說明書及附圖解釋權(quán)利要求時(shí)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)專利制度的本質(zhì)，遵循說明書內(nèi)容與權(quán)利要求內(nèi)容之間的形影變化規(guī)律。當(dāng)本來不具有創(chuàng)造性的權(quán)利要求因使用說明書中不具有創(chuàng)造性的內(nèi)容解釋后具有了創(chuàng)造性，則權(quán)利要求保護(hù)范圍的變化率大于說明書公開內(nèi)容的變化率，違背了它們之間應(yīng)有的形影變化率。在用說明書及附圖解釋權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮針對具體實(shí)施方式，說明書及附圖是否公開了具有創(chuàng)造性的內(nèi)容。當(dāng)?shù)玫椒穸ù鸢笗r(shí)，不應(yīng)將權(quán)利要求解釋為說明書及附圖中的具體實(shí)施方式。在發(fā)明名稱為“含結(jié)晶水的氧化鎳礦經(jīng)高爐冶煉鎳鐵工藝”的專利權(quán)無效行政糾紛一案中，最高人民法院指出盡管“涉案專利說明書中提到‘但由于紅土鎳礦常伴生有Cr2O3（氧化鉻）成分，而鉻的熔點(diǎn)很高，使融化后的鐵水粘度大，含鎳鉻鐵水不能順利流出，造成凍爐、毀爐的嚴(yán)重后果’和‘本發(fā)明所提供的鎳鉻鐵礦冶煉鎳鐵工藝中加入螢石可以有效降低鉻對爐溫的影響，提高鐵水流動(dòng)性，同時(shí)，因?yàn)楸景l(fā)明所提供的冶煉工藝中所加入螢石的量經(jīng)過嚴(yán)格計(jì)算，可以有效避免因?yàn)槲炇尤肓窟^高導(dǎo)致爐缸燒穿等事故發(fā)生’等，但是涉案專利說明書中并未記載任何有關(guān)螢石添加量、氧化鉻含量以及鐵水流動(dòng)性三者之間關(guān)系的內(nèi)容，未記載申請?jiān)賹徣嗽诮鉀Q鐵水流動(dòng)性方面針對氧化鉻的特殊性付出了哪些創(chuàng)造性的勞動(dòng)。利用說明書和附圖解釋權(quán)利要求時(shí)，也應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，使其保護(hù)范圍與說明書公開的范圍相適應(yīng)。從這個(gè)意義上講，也不應(yīng)將涉案專利權(quán)利要求1中的氧化鎳礦解釋為僅限于含有氧化鉻的氧化鎳礦并將其中的螢石添加量解釋為限于是根據(jù)氧化鎳礦中氧化鉻的含量計(jì)算得到的?！?/span>[8]在該案中，盡管對比文件披露的螢石添加量是通過計(jì)算二氧化硅和氧化鈣的量計(jì)算的，而涉案專利中聲稱螢石添加量是根據(jù)氧化鉻的量計(jì)算的，但由于涉案專利說明書并未記載在高爐冶鐵過程中添加一定量的螢石可以降低爐溫的現(xiàn)有技術(shù)上，權(quán)利人針對氧化鉻的具體實(shí)施方式付出了哪些創(chuàng)造性的勞動(dòng)，故未將權(quán)利要求的保護(hù)范圍解釋為涉案專利說明書中聲稱的具體實(shí)施方式。該裁判體現(xiàn)了利用說明書和附圖解釋權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)使權(quán)利要求的保護(hù)范圍與說明書公開的內(nèi)容相適應(yīng)的基本原則。 在前文案例1中，權(quán)利人在說明書中記載的內(nèi)容僅能表明其發(fā)現(xiàn)了采用在電池負(fù)極片上電鍍一層銦或錫原料等技術(shù)手段可以解決電池產(chǎn)生膨脹的技術(shù)問題，并以電鍍鎳或銅的電池負(fù)極片作為電池負(fù)極片的具體實(shí)施方式，但說明書并未記載任何有關(guān)從采用單層金屬片到電鍍鎳或銅的多層金屬片或從層壓鎳或銅的多層金屬片到電鍍鎳或銅的多層金屬片來作為電池負(fù)極片的不同實(shí)施方式之間有何差異，也未記載其面對這些差異付出了哪些創(chuàng)造性的勞動(dòng)。在該案例1中，普通的電池負(fù)極片是相同點(diǎn)，電鍍成型或?qū)訅撼尚褪遣町慄c(diǎn)，專利說明書未針對這種差異點(diǎn)公開任何創(chuàng)造性的內(nèi)容。也就是說，該案例1屬于前文所述的第二種情形。根據(jù)筆者的觀點(diǎn)，當(dāng)對比文件已經(jīng)公開了采用在電池負(fù)極片上電鍍一層銦或錫原料等技術(shù)手段來解決電池產(chǎn)生膨脹的問題的技術(shù)方案，涉案專利權(quán)利要求未對電池負(fù)極片的結(jié)構(gòu)和成型方法作出具體限定時(shí)，權(quán)利人試圖將說明書中電鍍鎳或銅的電池負(fù)極片的具體實(shí)施方式解釋到權(quán)利要求的內(nèi)容中，并以說明書中未記載的技術(shù)效果主張?jiān)摍?quán)利要求可具有創(chuàng)造性時(shí)，這種主張不應(yīng)當(dāng)?shù)靡灾С帧Ｕ褡罡呷嗣穹ㄔ涸谛姓袥Q書中指出的那樣，涉案專利并非是針對電池負(fù)極片的結(jié)構(gòu)作出的改進(jìn)，權(quán)利人認(rèn)為專利權(quán)利要求1的電池負(fù)極片特指是電鍍結(jié)構(gòu)的主張沒有事實(shí)和法律依據(jù)。 在前文案例2中，權(quán)利人在說明書中記載，現(xiàn)有的通過熱輻射對輪體加熱的方式存在熱效率低，加熱時(shí)間長的缺陷；現(xiàn)有的在輪體內(nèi)壁中穿繞加熱線的方式存在整體裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜，外配電滑環(huán)使用壽命低的缺陷。為此，權(quán)利人提出一種電磁加熱方式。該加熱方式具有熱效率高，加熱時(shí)間快、輪體結(jié)構(gòu)簡單、便于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。在說明書及附圖的具體實(shí)施方式中，多個(gè)離散的導(dǎo)磁體，與線圈骨架圓柱體的軸向相互平行，并在線圈骨架的圓柱面上均布。但說明書并未記載從采用電磁加熱方式到上述具體實(shí)施方式的改進(jìn)過程中付出了多少創(chuàng)造性的勞動(dòng)，解決了哪些技術(shù)問題，獲得了何種技術(shù)進(jìn)步。對比文件公開了同樣的電磁加熱方式，不同的是其中的導(dǎo)磁體作為環(huán)形件圍繞在線圈骨架圓柱面上。在該案例2中，電磁加熱方式是相同點(diǎn)，導(dǎo)磁體在線圈骨架上具體布置方式是差異點(diǎn)，專利說明書未針對這種差異點(diǎn)公開任何創(chuàng)造性的內(nèi)容。也就是說，該案例2也屬于前文所述的第二種情形。根據(jù)筆者觀點(diǎn)，當(dāng)權(quán)利要求的文義至少可能存在上述兩種解釋，而說明書又未針對導(dǎo)磁體平行于線圈骨架圓柱體軸向的具體實(shí)施方式記載創(chuàng)造性的內(nèi)容時(shí)，不宜將權(quán)利要求解釋為說明書中記載的具體實(shí)施方式。因?yàn)閺碾姶偶訜岬默F(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)為具體實(shí)施方式的過程中，說明書中并無記載具有創(chuàng)造性的技術(shù)內(nèi)容，說明書中記載的上述技術(shù)效果也僅是由電磁加熱方式本身帶來的，而不是由說明書及附圖中導(dǎo)磁體在線圈骨架上的特定布置的具體實(shí)施方式帶來的。從這個(gè)方面講，該案的一審判決似乎更具有合理性。 專利確權(quán)程序中涉及權(quán)利要求解釋的情形多種多樣。本文提出了針對兩種特定情形不宜用說明書及附圖中的具體實(shí)施方式解釋權(quán)利要求的觀點(diǎn)，以期提醒讀者對此問題有更多的思考。 作者：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會審查員 [1] Giles S. Rich, Extent of the Protection and Interpretation of Claim --- American Perspectives, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & copyright L. 497,499 (1990)。 [2] 參見專利復(fù)審委員會作出的第9684號無效宣告請求審查決定，（2009）一中知行初字第2300號行政判決書，（2011）高行終字第676號行政判決書和（2012）行提字第29號行政判決書。 [3] 參見專利復(fù)審委員會作出的第18200號無效宣告請求審查決定，（2012）一中知行初字第2283號行政判決書，（2013）高行終字第732號行政判決書。 [4] Phillips v. AWH Corp.，415 F.3d 1303（Fed. Cir. 2005） [5] 可能存在多個(gè)區(qū)別技術(shù)特征，多篇對比文件。 [6] 在權(quán)利要求書尚未出現(xiàn)的早期專利制度中，專利權(quán)的保護(hù)范圍只能以說明書的內(nèi)容為準(zhǔn)。說明書的公開即視為主張專利權(quán)的意思表示。 [7] 在專利授權(quán)后的訂正程序相對完善的專利實(shí)施制度中，權(quán)利人可重新主張權(quán)利要求來獲取最大權(quán)利，實(shí)現(xiàn)制度對權(quán)利人的最大激勵(lì)。在專利授權(quán)后的訂正程序相對欠缺的專利實(shí)施制度中，權(quán)利人首次主張的權(quán)利可能小于由說明書確定的最大權(quán)利，難以發(fā)揮制度對權(quán)利人的最大激勵(lì)。這時(shí)，設(shè)計(jì)其它相關(guān)制度時(shí)應(yīng)考慮適當(dāng)向權(quán)利人傾斜，但不能違背專利制度的基本原則和規(guī)律。 [8] 參見（2012）知行字第58號行政裁定書。一、實(shí)踐中的困惑
二、出路的探索
三、說明書與權(quán)利要求的相互關(guān)系
四、案例回顧
五、結(jié)束語
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