權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開的認定標準
更新時間：2017-01-19 16:34 點擊： 1737
【裁判要旨】權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開不僅要求該對比文件中包含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用和該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所起的作用相同。相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用是指該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件公開的技術(shù)方案中實際所起的作用，而不是該相應(yīng)的技術(shù)特征客觀上可具有的作用的全集。 北京市捷瑞特彈性阻尼體技術(shù)研究中心擁有一項名稱為“快進慢出型彈性阻尼體緩沖器”的實用新型專利（下稱涉案專利）。涉案專利的權(quán)利要求如下：“1、一種快進慢出型彈性阻尼體緩沖器，主要由套筒座（1），承撞頭（2），活塞（3），彈性阻尼體（4）和密封裝置（5）組成，其特征在于：在承撞頭（2）的內(nèi)腔（22）中裝入彈性阻尼體（4），將活塞（3）與活塞桿（31）相連接，裝入承撞頭（2）的內(nèi)腔（22）之中，將缸蓋（21）與承撞頭（2）連接成一整體，沿活塞（3）圓周部位設(shè)置有單向限流裝置（32），壓縮行程時單項限流裝置（32）打開，回復(fù)行程時單項限流裝置（32）關(guān)閉，活塞（3）外徑與內(nèi)腔（22）之間留有間隙?！?/span> 針對涉案專利，北京金自天和緩沖技術(shù)有限公司于2009年11月12日向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出了無效宣告請求，理由是權(quán)利要求1相對于2000年第一期《國外鐵道車輛》（下稱證據(jù)1）不具有創(chuàng)造性。 證據(jù)1公開了兩種彈性膠泥緩沖器，其中圖1（a）為帶單向閥的方案，圖1（b）為帶高壓室的方案。圖1（a）中示出該彈性膠泥緩沖器包含有套筒座、殼體、活塞、彈性膠泥和密封圈，殼體和內(nèi)腔中裝入彈性膠泥，活塞和活塞桿相連接，裝入殼體的內(nèi)腔之中，缸蓋與殼體連接成一整體，活塞外徑與內(nèi)腔之間留有間隙。圖1（a）中未示出該單向閥的具體形狀和位置。證據(jù)1的文字部分記載兩種緩沖器結(jié)構(gòu)方案的主要區(qū)別是，活塞桿壓縮后返回到初始位置的原理不同。第一種結(jié)構(gòu)方案（圖la）為此采用單向閥；第二種結(jié)構(gòu)方案（圖1b）為此預(yù)設(shè)高壓室。研制的加料設(shè)備可給緩沖器填裝彈性膠泥材料，使其達到給定的初始壓力。 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會認為，證據(jù)1隱含公開了涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別特征在于：壓縮行程時單向限流裝置打開，回復(fù)行程時單向限流裝置關(guān)閉。其所要實際解決的技術(shù)問題是通過與在活塞上的限流裝置配合活塞外徑和內(nèi)腔之間留有的間隙實現(xiàn)緩沖器的快進慢出。而本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將單向限流裝置反裝來實現(xiàn)緩沖器的快進慢出。故在證據(jù)1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)設(shè)計得到涉案專利權(quán)利要求l的技術(shù)方案是顯而易見的，該權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性[1]。 二、審判 北京市第一中級人民法院一審認為，證據(jù)1的附圖1（a）沒有標明單向閥的具體形狀和位置，證據(jù)1文字部分僅僅提到了圖1（a）所示為帶單向閥的緩沖器，也沒有描述“單向閥的形狀和位置”的文字說明，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會認為證據(jù)1隱含公開了沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置的技術(shù)特征，系從證據(jù)1附圖中推測得出，缺乏事實依據(jù)，且與審查指南第二部分第三章第2.3節(jié)的相關(guān)規(guī)定相悖。 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會和北京金自天和緩沖技術(shù)有限公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提出上訴。北京市高級人民法院二審認為，證據(jù)1的附圖1（a）沒有標明單向閥的具體形狀和位置，涉案專利“單向閥的位置”這一技術(shù)特征不能夠從證據(jù)1附圖中直接地、毫無疑義地確定。證據(jù)1文字部分僅僅提到了圖1（a）所示為帶單向閥的緩沖器，但沒有說明此處的單向閥是否為本專利相同位置和作用的單向閥。因此國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會認為證據(jù)1隱含公開了沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置的技術(shù)特征，缺乏事實依據(jù)，一審法院的認定并無不當。據(jù)此，二審法院判決駁回上訴，維持原判。 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會不服上述判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院認為，涉案專利的單向限流裝置（單向閥）的作用是實現(xiàn)承撞頭的快進慢出，達到保護設(shè)備和降低噪音的目的。證據(jù)1中單向閥的作用是使壓縮后的活塞桿返回到初始位置。由于證據(jù)1中單向閥的作用不同于涉案專利權(quán)利要求1中單向限流裝置的作用，故涉案專利權(quán)利要求1中“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”的技術(shù)特征，并不能從證據(jù)1中直接地、毫無異議地確定。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會認定證據(jù)1隱含公開了沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置的技術(shù)特征，沒有事實依據(jù)。 三、評析 授予專利權(quán)的權(quán)利要求應(yīng)當具備新穎性和創(chuàng)造性。為判斷權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性等所引用的相關(guān)文件通稱為對比文件。若權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開，則該權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性，不會被授予專利權(quán)或者會被宣告專利權(quán)無效。權(quán)利要求的技術(shù)特征是否被對比文件公開可能直接決定該權(quán)利要求的生死存亡，是裁判人員和包括專利申請人、專利權(quán)人和專利權(quán)無效宣告請求人在內(nèi)的利益相關(guān)方經(jīng)常面對并需要重點考慮的問題?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谌碌?/span>2.3節(jié)規(guī)定，引用對比文件判斷發(fā)明或者實用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時，應(yīng)當以對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準。該技術(shù)內(nèi)容不僅包括明確記載在對比文件中的內(nèi)容，而且包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。但是，不得隨意將對比文件的內(nèi)容擴大或縮小。另外，對比文件中包括附圖的，也可以引用附圖。但審查員在引用附圖時必須注意，只有能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)特征才屬于公開的內(nèi)容，由附圖中推測的內(nèi)容，或者無文字說明、僅僅是從附圖中測量得出的尺寸及其關(guān)系，不應(yīng)當作為已公開的內(nèi)容[2]。但《專利審查指南》并未明確認定權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開的要件，也未給出隱含的且可以直接地、毫無疑義地確定的具體含義。在司法實踐中，不同人員對對比文件是否公開了權(quán)利要求的某個技術(shù)特征也常持不同的意見。權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開應(yīng)當具備哪些要件成為業(yè)內(nèi)非常關(guān)注的問題。對此，筆者認為：權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開不僅要求該對比文件中包含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用和該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所起的作用相同。相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用是指該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件公開的技術(shù)方案中實際所起的作用，而不是該相應(yīng)的技術(shù)特征客觀上可具有的作用的全集。 一方面，由于字、詞、短語等的語義多樣性以及每個語義可能會有不同的作用，所以由字、詞、短語等組成的技術(shù)特征本身也可能具有不同的作用。這些作用可能是所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員公知的，可能是現(xiàn)有技術(shù)披露的，也可能是該技術(shù)特征客觀上可以具有但現(xiàn)有技術(shù)中還未披露的。另一方面，權(quán)利要求是解決特定技術(shù)問題的技術(shù)方案，組成權(quán)利要求的每個技術(shù)特征都是為解決該特定技術(shù)問題服務(wù)的，技術(shù)特征與技術(shù)方案之間以及該技術(shù)方案中各個技術(shù)特征彼此之間都是有機結(jié)合相互配合制約的。技術(shù)特征在該技術(shù)方案中所起的作用不可能是該技術(shù)特征客觀上可以具有的所有作用，而是針對該特定技術(shù)問題并在考慮權(quán)利要求中其他技術(shù)特征的情況下作出的特別選擇。故在權(quán)利要求的技術(shù)方案中，技術(shù)特征本身和它在該技術(shù)方案中所起的作用密不可分，割裂了這兩者會使技術(shù)特征脫離技術(shù)方案和技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，成為純粹意義上的詞語或短語，成為可用詞典予以否定新穎性的犧牲品，這顯然不是發(fā)明創(chuàng)造和專利制度的本意。 認定權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開意味著對比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征和該權(quán)利要求中的技術(shù)特征是等價相當?shù)摹?quán)利要求中的技術(shù)特征本身和所起的作用密不可分性決定了認定對比文件公開權(quán)利要求的技術(shù)特征不僅要求對比文件中包含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用和該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所起的作用相同。在某些情況下，權(quán)利要求中技術(shù)特征的表述與對比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征的表述并不相同，但由于它們所起的作用相同，仍會認定對比文件公開了權(quán)利要求中的技術(shù)特征。從這一點上也可以看出，在認定權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開時，對技術(shù)特征所起作用的考量占有舉足輕重的作用。當然，該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用是指該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件的技術(shù)方案中實際所起的作用，而不是該技術(shù)特征客觀上能夠具有的作用。因為技術(shù)特征客觀上能夠具有的作用是一個全集，其在權(quán)利要求的技術(shù)方案或?qū)Ρ任募募夹g(shù)方案中實際所起的作用都僅是該全集的一個子集，子集必然包含在全集中，子集中的某個（些）值必然與全集中的某個（些）值相同，比較子集中的某個（些）值是否等于全集中的某個（些）值沒有任何意義。 在新穎性的判斷中，若認定權(quán)利要求相對于對比文件不具備新穎性，則意味著兩者在技術(shù)方案、技術(shù)問題和技術(shù)效果方面都是相同的。由于每個技術(shù)特征都是為解決特定技術(shù)問題服務(wù)的，并且技術(shù)方案與技術(shù)特征之間以及技術(shù)特征彼此之間都是有機結(jié)合相互配合制約的，故當權(quán)利要求的技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)方案相同時，每個技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用通常也是相同的，故在新穎性的判斷中，較少注意技術(shù)特征在對比文件中所起的作用。 然而，在創(chuàng)造性的判斷中，由于引用的是多份對比文件（或說是多個技術(shù)方案），它們之間缺乏上述的配合制約關(guān)系，所以當權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別技術(shù)特征時，判斷另一份對比文件（或說是另一個技術(shù)方案）是否給出技術(shù)啟示時，就必須考慮對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)特征在該對比文件中所起的作用。對此，《專利審查指南》第二部分第四章第3.2節(jié)規(guī)定，“下述情況，通常認為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：“……（ii）所述區(qū)別特征為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該其他部分所其的作用與該區(qū)別特征在所要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所其的作用相同?！?/span>iii）所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所其的作用與該區(qū)別特征在所要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所其的作用相同[3]。”由此可見，當技術(shù)特征在權(quán)利要求和對比文件中所起的作用不同時，《專利審查指南》規(guī)定將其排除在給出相應(yīng)的技術(shù)啟示之外。同樣，《專利審查指南》中的“該技術(shù)手段在該其他部分所起的作用”和“該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用”不應(yīng)該是該技術(shù)手段所能夠起到的作用的全集，否則將架空《專利審查指南》的這些規(guī)定。技術(shù)特征在對比文件中所起的作用不同主要包含有兩種情況。一是對比文件中對該技術(shù)特征所起的作用有記載但其不同于在權(quán)利要求中所起的作用。二是對比文件中對該技術(shù)特征所起的作用沒有記載，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無法確認其在對比文件中所起的作用與其在權(quán)利要求中所起的作用相同。 對比文件總是針對特定技術(shù)問題寫給特定讀者的，不可能事無巨細面面俱到。與該特定技術(shù)問題無關(guān)或者讀者熟知的內(nèi)容，對比文件可能作出省略或者簡化。當對比文件是專利文件時，只要所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)其中的技術(shù)方案即可，換句話說，只要所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠按照對比文件中記載的內(nèi)容，實現(xiàn)其中的技術(shù)方案，解決其中的技術(shù)問題，并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果即可。對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，實現(xiàn)對比文件中的技術(shù)方案所必不可少的技術(shù)特征以及該技術(shù)方案所能產(chǎn)生的預(yù)期的技術(shù)效果都是可以確定的。根據(jù)對比文件可以確定的但未在對比文件中記載的必不可少的技術(shù)特征或必然的技術(shù)效果對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是不言而喻的，是對比文件隱含公開的內(nèi)容。例如，對比文件中公開一種燃油汽車，但未記載該燃油汽車是否具有發(fā)動機。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員知道，若要實現(xiàn)該燃油汽車的行駛功能，發(fā)動機是必不可少的技術(shù)特征，所以發(fā)動機對比文件隱含公開的內(nèi)容。再例如，對比文件記載了一種加工軸的方法，其包括對軸進行滲碳淬火處理的步驟，但未記載“軸的表面硬度大于芯部硬度”的技術(shù)特征。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員知道對軸進行滲碳淬火處理的步驟必然會使軸的表面硬度大于芯部硬度，所以“軸的表面硬度大于芯部硬度”的技術(shù)特征屬于對比文件隱含公開的內(nèi)容。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，隱含公開的內(nèi)容必須是從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。對此，筆者認為，所謂的“直接地確定”意在排除在確定技術(shù)特征的基礎(chǔ)上繼續(xù)引申，以至于得出的技術(shù)特征的作用不再是實現(xiàn)對比文件中技術(shù)方案必不可少的作用。例如發(fā)動機具有氣缸，氣缸具有一定質(zhì)量，可以單獨作配重塊使用，但不能認為記載燃油汽車的對比文件中隱含公開了配重塊。所謂“毫無疑義地確定”意在排除當對比文件隱含僅公開上位概念的技術(shù)特征時將隱含公開內(nèi)容確定為下位概念的技術(shù)特征。例如對比文件公開手機，手機天線是該對比文件隱含公開的內(nèi)容，而外置天線或內(nèi)置天線不屬于對比文件隱含公開的內(nèi)容。 結(jié)合本案，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會和北京金自天和緩沖技術(shù)有限公司主張證據(jù)1隱含公開了權(quán)利要求1的技術(shù)特征“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”。但一方面，由于證據(jù)1未記載帶單向閥的緩沖器的完整技術(shù)方案，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會和北京金自天和緩沖技術(shù)有限公司也未能就其完整技術(shù)方案提供相應(yīng)的證明，所以不能從證據(jù)1的技術(shù)方案上得出該緩沖器必然會在活塞圓周設(shè)置單向閥來實現(xiàn)活塞頭的快進慢出或慢進快出。另一方面，證據(jù)1又明確記載該緩沖器采用單向閥來實現(xiàn)活塞桿返回到初始位置，該作用不同于權(quán)利要求1中單向閥的作用，故從認定權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開的要件來看，最高人民法院認定證據(jù)1未公開權(quán)利要求1的技術(shù)特征“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”不無道理。 [1] 見專利復(fù)審委員會作出的第14603號無效宣告請求審查決定。 [2] 《專利審查指南》（2010版）第156頁。 [3] 《專利審查指南》（2010版）第173至174頁。案號 一審：（2010）一中知行初第2005號 二審：（2011）高行終字第213號 再審：（2012）知行字第3號
一、案情
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