引言

專利制度的本旨是以公開換取壟斷。壟斷應(yīng)當(dāng)以公開為前提。專利制度授予權(quán)利人的“權(quán)利”以說明書公開內(nèi)容為限。權(quán)利人的“要求”以權(quán)利要求的表達(dá)為準(zhǔn)。對(duì)權(quán)利要求的審查包括對(duì)權(quán)利要求與說明書之間關(guān)系（諸如權(quán)利要求是否得到說明書支持等）的審查以及對(duì)權(quán)利要求自身（諸如權(quán)利要求是否具有新穎性和創(chuàng)造性等）的審查，這些審查無不是也應(yīng)當(dāng)是圍繞著審查“要求”是否在“公開內(nèi)容”的范圍之內(nèi)來展開，對(duì)功能性限定權(quán)利要求的審查也不例外。

 

一、中國(guó)功能性限定權(quán)利要求審查的法律實(shí)踐

在審查實(shí)踐中，包含有表征功能或效果的技術(shù)特征的權(quán)利要求通常都被認(rèn)為是功能性限定權(quán)利要求。對(duì)此，中國(guó)專利法和專利法實(shí)施細(xì)則均未作規(guī)定。中國(guó)法律法規(guī)對(duì)功能性限定權(quán)利要求的描述僅見之于《專利審查指南》，且僅限于對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求的限定，其中的基本規(guī)定是，“通常，對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的?！?/span>[1]

《專利審查指南》進(jìn)一步規(guī)定，對(duì)于上述功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式，即不僅包含說明書中實(shí)現(xiàn)所述功能的對(duì)應(yīng)方式及其等同方式，還包括能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的其它現(xiàn)有方式和申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）以后出現(xiàn)的方式。

對(duì)于功能性限定權(quán)利要求，審查指南強(qiáng)調(diào)應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成[2]，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定。此外，如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用，但對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應(yīng)用這些替代方式，則權(quán)利要求中的功能性限定也是不允許的。

當(dāng)然，認(rèn)定功能性限定權(quán)利要求得到說明書支持并不意味著要求審查員必須窮盡審查實(shí)現(xiàn)所述功能的所有實(shí)施方式，而是看所屬領(lǐng)域技術(shù)人員是否明了除說明書記載的具體實(shí)施方式外的能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能，解決所述技術(shù)問題并達(dá)到相同技術(shù)效果的其它實(shí)施方式[3]。

值得注意的是，專利確權(quán)判定和專利侵權(quán)判定在中國(guó)分別由專利行政管理機(jī)關(guān)和人民法院管轄。自2010年1月1日開始實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題解釋》中，功能性限定的技術(shù)特征被解釋為說明書和附圖所描述的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式。

二、美國(guó)功能性限定權(quán)利要求審查的法律實(shí)踐

美國(guó)對(duì)權(quán)利要求與說明書關(guān)系的審查主要適用美國(guó)專利法第112條第2款[4]和第112條第6款[5]。其中第112條第2款是適用于所有權(quán)利要求的普遍原則，即權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚地限定能夠解決其所要解決的技術(shù)問題的發(fā)明主題。當(dāng)包含功能性限定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍涵蓋了不能解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案[6]，或本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不清楚有多少種實(shí)施方式能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能[7]，則這樣的權(quán)利要求被認(rèn)定為不符合第112條第2款的規(guī)定。這一條款與中國(guó)專利法第26條第4款有關(guān)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持的規(guī)定有些類似。而美國(guó)專利法第112條第6款是針對(duì)僅包含功能性限定而未包含任何有關(guān)具體的技術(shù)特征的權(quán)利要求所給出的特別解釋，其中明確：符合本款規(guī)定的權(quán)利要求必然滿足第112條第2款規(guī)定的要求。根據(jù)該款的規(guī)定，即使現(xiàn)有技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求中所述功能，但若該現(xiàn)有技術(shù)與說明書具體實(shí)施方案不相同和等同，則其不能影響該權(quán)利要求的授權(quán)[8]。

由于第112條第6款的適用使得依第112條第2款的審查過于寬松，美國(guó)專利商標(biāo)局于2011年2月9日發(fā)布了《涉及美國(guó)專利法第112條的補(bǔ)充審查指南》，對(duì)第112條第2款的適用作了進(jìn)一步闡釋。該補(bǔ)充審查指南將功能性限定權(quán)利要求（means plus function）和功能描述權(quán)利要求（functional claiming）加以區(qū)分 ，明確將“功能性限定權(quán)利要求”定義為“純功能性限定”，也就是說“功能性限定權(quán)利要求”不能“既包含功能性特征又包含結(jié)構(gòu)性特征的權(quán)利要求”，將“既包含功能性特征又包含結(jié)構(gòu)性特征的權(quán)利要求”規(guī)定為功能描述權(quán)利要求（functional claiming），并且明確規(guī)定對(duì)于“功能描述權(quán)利要求”需要嚴(yán)格審查該功能描述是否得到說明書的支持 。對(duì)于功能性限定權(quán)利要求，按照實(shí)施例及其等同方式確定其保護(hù)范圍，不再進(jìn)行說明書支持方面的審查。

 

三、功能性限定權(quán)利要求審查的邏輯前提

根據(jù)說明書中記載的發(fā)明主題的不同和所述功能與說明書中具體實(shí)施方式之間的相互關(guān)系，可以將發(fā)明主題劃分為以下幾種基本類型。

類型1：發(fā)明主題在于提出新的功能

對(duì)于這種類型的發(fā)明主題，由于現(xiàn)有技術(shù)中不存在可實(shí)現(xiàn)該功能的方式，而這種類型發(fā)明主題的技術(shù)問題的解決以及技術(shù)效果的獲得均依賴于說明書的具體實(shí)施方式，所以在這種情況下，盡管可以聲稱發(fā)明主題在于新的功能，但該新的功能僅能理解為說明書具體實(shí)施方式及等同方式所具有的功能，權(quán)利人發(fā)明的僅是說明書中具體實(shí)施方式及其等同方式，而非所述新的功能。所以在這種情況下，權(quán)利人的“權(quán)利”也應(yīng)是說明書具體實(shí)施方式及等同方式而非所有實(shí)施方式，權(quán)利人的“要求”應(yīng)限于說明書具體實(shí)施方式及等同方式之內(nèi)。

類型2：發(fā)明主題在于實(shí)現(xiàn)功能的特定方式

這種類型的發(fā)明主題所涉及的功能是已知的，但提出了一種實(shí)現(xiàn)該已知功能的特定方式。在這種情況下，權(quán)利人發(fā)明的也是實(shí)現(xiàn)特定功能的具體實(shí)施方式，所以這時(shí)權(quán)利人的“權(quán)利”也應(yīng)是說明書具體實(shí)施方式及等同方式而非所有實(shí)施方式，權(quán)利人的“要求”應(yīng)限于說明書具體實(shí)施方式及等同方式之內(nèi)。

對(duì)于上述兩種類型，根據(jù)中國(guó)《專利法》，由于采用僅包含功能性而不限定具體實(shí)施方式的權(quán)利要求會(huì)因得不到說明書的支持而被駁回或無效，所以權(quán)利人必須根據(jù)說明書記載的具體實(shí)施方式及其等同方式來概括出想要得到保護(hù)的權(quán)利要求。而根據(jù)美國(guó)法，權(quán)利人可以選擇根據(jù)第112條第6款的要求來撰寫權(quán)利要求（純功能性限定），從而將未包含任何具體實(shí)施方式限定的相關(guān)功能性限定特征排除在外，使其保護(hù)范圍解釋為說明書具體實(shí)施方式及其等同方式；也可以選擇根據(jù)第112條第2款的要求來撰寫權(quán)利要求（包含功能性描述），從而使既包含功能性描述又包含具體實(shí)施方式限定的權(quán)利要求能從說明書具體實(shí)施方式及其等同方式中概括出來，但其保護(hù)范圍又不被解釋為限于該說明書具體實(shí)施方式及其等同方式。

類型3：發(fā)明主題在于各模塊（包含功能性模塊）之間架構(gòu)關(guān)系，與相關(guān)功能模塊的具體功能如何實(shí)現(xiàn)無關(guān)

例如一種信號(hào)處理方法，發(fā)明主題在于以特定序列處理相關(guān)信號(hào)，其中包含檢測(cè)信號(hào)電平的步驟，技術(shù)問題的解決和技術(shù)效果的獲得與如何檢測(cè)信號(hào)電平無關(guān)，只要相關(guān)步驟能獲得所述電平值即可。這種類型的發(fā)明主題涉及不同模塊之間的結(jié)構(gòu)協(xié)作關(guān)系，而與所述功能如何實(shí)現(xiàn)無關(guān)。也就是說，無論采用何種實(shí)施方式實(shí)現(xiàn)所述功能，都能解決發(fā)明所提出的技術(shù)問題并達(dá)到相應(yīng)技術(shù)效果，即可以認(rèn)為得到了說明書的支持。

類型4：發(fā)明主題與所述功能性限定特征無關(guān)，與該功能如何實(shí)現(xiàn)更無關(guān)聯(lián)

例如一種屋頂太陽(yáng)能裝置，發(fā)明主題在于太陽(yáng)能裝置本身，但還包括一種用于將該裝置固定于屋面的構(gòu)件。這種類型的發(fā)明主題與所述功能性限定特征以及所述功能如何實(shí)現(xiàn)無關(guān)。也就是說，無論采用何種方式實(shí)現(xiàn)所述功能都能解決發(fā)明所提出的技術(shù)問題，并達(dá)到相應(yīng)技術(shù)效果。

在發(fā)明主題屬于類型3和類型4的情況下，權(quán)利人的“權(quán)利”應(yīng)當(dāng)包含能實(shí)現(xiàn)所述功能的所有實(shí)現(xiàn)方式。根據(jù)中國(guó)《專利法》，權(quán)利人可以采用功能性限定的技術(shù)特征來撰寫權(quán)利要求并將其保護(hù)范圍延伸到所有實(shí)現(xiàn)方式上。但是，根據(jù)美國(guó)專利法，若權(quán)利要求未包含任何有關(guān)具體實(shí)施方式的特征，則適用美國(guó)專利法第112條第6款，其保護(hù)范圍被解釋為說明書具體實(shí)施方式及其等同方式。若權(quán)利要求包含有有關(guān)具體實(shí)施方式的特征，則適用美國(guó)專利法第112條第2款的規(guī)定，其保護(hù)范圍被解釋為所有實(shí)施方式中包含上述特征的實(shí)施方式。

四、功能性限定權(quán)利要求的審查規(guī)則的分析

從上文中可以看出，對(duì)于技術(shù)問題的解決與技術(shù)效果的獲得依賴于所述功能如何實(shí)現(xiàn)的發(fā)明主題來說（上述類型1和類型2），不管適用中國(guó)《專利法》第26條第4款還是適用美國(guó)專利法第112條第2款或第112條第6款，只要審查時(shí)處理得當(dāng)，都能將權(quán)利人的“要求”合理地限定在其“權(quán)利”之內(nèi)。

例如在羅戈辛研究院的復(fù)審請(qǐng)求案[9]中，專利復(fù)審委員會(huì)在復(fù)審請(qǐng)求審查決定中指出：權(quán)利要求1中的“所述珠允許分子量至少30kd的物質(zhì)透過”是一種功能性的限定。首先，本申請(qǐng)說明書中沒有記載所述生物相容性的選擇性通透珠的孔徑大小，也沒有具體描述所述的宿主免疫系統(tǒng)的產(chǎn)物或細(xì)胞，也就是說，能夠透過該珠的抑制性物質(zhì)的分子量上限仍是不確定的。其次，由本領(lǐng)域的常識(shí)可知，如果所述選擇性通透珠的孔徑只能允許分子量為30kd或50kd以下的物質(zhì)透過，即使其能夠防止宿主免疫系統(tǒng)的產(chǎn)物和細(xì)胞進(jìn)入，但透過所述珠的物質(zhì)能否達(dá)到抑制癌細(xì)胞增殖的效果也是未知的。由上述內(nèi)容可知，本申請(qǐng)說明書所公開的內(nèi)容只能確定實(shí)施例2和實(shí)施例9所述的特定瓊脂糖珠限制的癌細(xì)胞能夠產(chǎn)生抑制性物質(zhì)，并達(dá)到抑制癌細(xì)胞增殖的效果。除實(shí)施例2和實(shí)施例9的特定瓊脂糖珠之外，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容無法確定其他允許分子量至少30kd的物質(zhì)透過的選擇性通透瓊脂糖珠也能解決所述的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1的功能性限定包含了請(qǐng)求人推測(cè)的內(nèi)容，而其效果又難于預(yù)先確定和評(píng)價(jià)，故權(quán)利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。在該案中，技術(shù)問題的解決依賴于說明書中給出的特定實(shí)施方式，所以不允許權(quán)利人使用純功能性限定特征的權(quán)利要求來擴(kuò)大其保護(hù)范圍，而是要求權(quán)利人將其保護(hù)范圍限于說明書給出的具體實(shí)施方式或其等同方式。

對(duì)于技術(shù)問題的解決與技術(shù)效果的獲得不依賴于所述功能如何實(shí)現(xiàn)的發(fā)明主題來說（上述類型3和類型4），根據(jù)美國(guó)專利法第112條第6款，權(quán)利人不能將其保護(hù)范圍延伸到所述功能的所有實(shí)現(xiàn)方式上。但根據(jù)中國(guó)《專利法》，卻能對(duì)權(quán)利人提供足夠的保護(hù)。例如，國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司復(fù)審請(qǐng)求案[10]中，專利復(fù)審委員會(huì)在復(fù)審請(qǐng)求審查決定中指出：對(duì)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來講，RC電路作為定時(shí)電路是本領(lǐng)域通用的技術(shù)，且不是唯一實(shí)現(xiàn)該功能的方式，無論采用何種形式的定時(shí)電路，只要能夠配合開關(guān)電路逐漸向第一端子施加插接件的電壓即可。因此權(quán)利要求1符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。從該案可以看出，對(duì)于此種類型的發(fā)明主題，中國(guó)《專利法》是允許權(quán)利人將保護(hù)范圍延伸到所有實(shí)施方式上的。

就中國(guó)功能性限定的法律實(shí)踐而言，對(duì)審查人員來講，一方面，只要發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能，即可認(rèn)為公開了權(quán)利要求的功能性限定特征，這對(duì)權(quán)利要求相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新性方面的審查相對(duì)簡(jiǎn)單。另一方面，就權(quán)利要求與說明書的關(guān)系的審查，不僅需要判斷權(quán)利要求是否可由說明書的具體實(shí)施方式概括得到，還需要考慮如此概括的權(quán)利要求是否包含了不能解決所述技術(shù)問題和獲得所述技術(shù)效果的技術(shù)方案。對(duì)權(quán)利人來說，權(quán)利要求的撰寫難度較大，需要其用準(zhǔn)確的語言來地描述自己的發(fā)明創(chuàng)造，使其既不縮小自己的保護(hù)范圍又能與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別開來。在授權(quán)后修改權(quán)利要求受到較大限制的專利制度中，這種情況尤為突出。

由此可見，為了實(shí)現(xiàn)權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益最大平衡，既能使權(quán)利人的“要求”處于“權(quán)利”的范圍之內(nèi)，又能使權(quán)利人在“權(quán)利”范圍內(nèi)要求最寬的保護(hù)，在中國(guó)目前的專利實(shí)踐中，重要的不是引進(jìn)國(guó)外的解釋模式，而是要不斷提高審查能力和專利文件的撰寫水平，同時(shí)應(yīng)縮小對(duì)授權(quán)后權(quán)利要求修改的限制。

 

作者：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)審查員

 

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[1] 《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1節(jié)。

[2] 例如專利復(fù)審委員會(huì)在第17632號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定中指出：“權(quán)利要求1中的‘所述珠允許分子量至少30kd的物質(zhì)透過’是一種功能性的限定?！龑?shí)施例2和實(shí)施例9的特定瓊脂糖珠之外，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容無法確定其他允許分子量至少30kd的物質(zhì)透過的選擇性通透瓊脂糖珠也能解決所述的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1的功能性限定包含了請(qǐng)求人推測(cè)的內(nèi)容，而其效果又難于預(yù)先確定和評(píng)價(jià)，故權(quán)利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定?！?/span>

[3]例如在專利復(fù)審委員會(huì)在第9235號(hào)審查決定認(rèn)定：對(duì)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來講，可以想到采用其它方式實(shí)現(xiàn)“逐漸”向第一端子施加插接件的電壓這個(gè)功能。因此，權(quán)利要求1符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

[4] The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

[5] An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

[6]例如，1938年美國(guó)最高法院在GENERAL ELECTRIC CO.訴WABASH APPLIANCE CORPORATIO一案的判決中指出，許多現(xiàn)有的鎢絲同樣由相當(dāng)大晶體組成，其中許多大到完全穿過燈絲，但它們發(fā)生位移（相關(guān)發(fā)明的主題是為了解決燈絲使用過程中容易發(fā)生位移的技術(shù)問題）。專利權(quán)人不能通過權(quán)利要求的語言來清楚地表達(dá)與其它發(fā)明人已意識(shí)到的位移缺陷描述的明顯改進(jìn)，應(yīng)當(dāng)是無效的。

[7] 例如，1946年美國(guó)最高法院HALLIBUTRON OIL CEMENTING CO.訴WALKER等一案的判決中指出，我們不知道有多少種具有多種類型和特征的不同設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)所述的回聲功能，專利權(quán)人無權(quán)將其權(quán)利擴(kuò)大到禁止使用當(dāng)前和以后為人知曉的所有設(shè)備。

[8] 參見USPTO，“Examination Guidelines For Claims Reciting A "Means or Step Plus Function" Limitation In Accordance With 35 U.S.C. 112, 6th Paragraph”，1994年4月20日。

[9] 參見專利復(fù)審委員會(huì)第17632號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定。

[10]參見國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第9235號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定。