商標(biāo)所有人不應(yīng)推定為專利侵權(quán)行為人
更新時間：2017-01-10 18:18 點擊： 1607
摘要：在涉及商標(biāo)的專利侵權(quán)糾紛案件中，主張商標(biāo)所有人是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者的一方應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明該商標(biāo)所有人制造或與他人共同制造了被訴侵權(quán)產(chǎn)品，不能依據(jù)法釋【2002】22號的規(guī)定直接推定商標(biāo)所有人是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。 關(guān)鍵詞： 商標(biāo)所有人 專利侵權(quán)行為人 推定 曹湛斌擁有一項名稱為“門鎖面板及把手(H7296G)”的外觀設(shè)計專利（以下簡稱涉案專利）。2009年10月22日，曹湛斌以獨占實施許可的方式許可廣東雅潔五金有限公司（以下簡稱廣東雅潔公司）使用，并在國家知識產(chǎn)權(quán)局備案。2010年10月14日，廣東雅潔公司在天津市河西區(qū)建德固五金商行公證購買了型號為“C902L—B3L”的鎖具一套。該鎖具的外包裝盒上標(biāo)示有“Lanwei藍(lán)威+圖”（以下簡稱涉案商標(biāo)）。該涉案商標(biāo)的所有人是溫州藍(lán)天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（以下簡稱溫州藍(lán)天公司）。據(jù)此，廣東雅潔公司認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利相近似，溫州藍(lán)天公司作為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，以盈利為目的，經(jīng)營被訴侵權(quán)產(chǎn)品，造成巨額經(jīng)濟損失。故請求法院判令溫州藍(lán)天公司停止侵權(quán)、賠償其經(jīng)濟損失。 溫州藍(lán)天公司一審未出庭，但提交書面答辯意見稱，溫州藍(lán)天公司僅是從事商標(biāo)注冊、工商登記代理業(yè)務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)代理公司，與廣東雅潔公司從事的鎖具生產(chǎn)屬不同行業(yè)。由于按照商標(biāo)法規(guī)定只有公司或個體戶才能申請注冊商標(biāo)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)示的涉案商標(biāo)實際是其代公司客戶汪元平持有，溫州藍(lán)天公司對涉案商標(biāo)的使用情況一無所知，因此在本案中藍(lán)天公司不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。另外，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品有很多區(qū)別，未侵犯廣東雅潔公司的專利權(quán)。故請求判令駁回原告的訴訟請求。 一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利屬于同類產(chǎn)品，兩者的外觀設(shè)計相近似，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的保護范圍。涉案商標(biāo)是由溫州藍(lán)天公司申請，并獲核準(zhǔn)注冊，表明藍(lán)天公司是該商標(biāo)專用權(quán)人。根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，自然人可以作為主體申請商標(biāo)注冊，故藍(lán)天公司提出汪元平因作為自然人無法注冊商標(biāo)故由藍(lán)天公司代為注冊的抗辯與法律規(guī)定不符。溫州藍(lán)天公司作為商標(biāo)所有人未能說明該商標(biāo)的使用狀況，也未抗辯并提交任何證據(jù)證明存在他人冒用該商標(biāo)的情況，雖然其不具有鎖具制造的經(jīng)營資質(zhì)，但不影響本院依法認(rèn)定溫州藍(lán)天公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用了涉案商標(biāo)。溫州藍(lán)天公司作為專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理公司，具備較豐富商標(biāo)管理維護的專業(yè)知識，對其注冊的商標(biāo)使用、管理具有較高的謹(jǐn)慎注意義務(wù)，負(fù)有保證商標(biāo)使用合法的職責(zé)。溫州藍(lán)天公司將自有商標(biāo)標(biāo)注于被訴侵權(quán)產(chǎn)品之上，具有向社會公眾表明商品來源、提供品質(zhì)保證的效用。商標(biāo)本身識別商品來源的功能決定商標(biāo)是開拓市場參與市場競爭的重要工具，借助商標(biāo)吸引消費者選擇該商品，逐步樹立商品聲譽，從而獲得利益，因此溫州藍(lán)天公司對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售后果享有利益。綜上，溫州藍(lán)天公司將涉案商標(biāo)標(biāo)示于被訴侵權(quán)產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)定具有被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份。故判令溫州藍(lán)天公司停止生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為被賠償廣東雅潔公司的經(jīng)濟損失。 溫州藍(lán)天公司不服一審判決，向天津市高級人民法院提起上訴稱，本案中沒有任何證據(jù)顯示溫州藍(lán)天公司許可他人使用涉案商標(biāo)，故存在他人假冒商標(biāo)的違法行為，溫州藍(lán)天公司也不是侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。溫州藍(lán)天公司沒有侵權(quán)的主觀故意，也沒有侵權(quán)行為，一審判決認(rèn)定是錯誤的，請求法院依法改判。 天津市高級人民法院認(rèn)為，本案的主要爭議焦點是溫州藍(lán)天公司是否實施了侵害廣東雅潔公司專利權(quán)的行為。廣東雅潔公司主張溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者，其證明自己主張的唯一證據(jù)是被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝上標(biāo)注的商標(biāo)。溫州藍(lán)天公司作為知識產(chǎn)權(quán)代理公司，其經(jīng)營范圍不包括鎖具的制造、銷售。在廣東雅潔公司不能提供其他證據(jù)證明溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的情況下，廣東雅潔公司的主張證據(jù)不足，本院不予支持。一審判決認(rèn)定溫州藍(lán)天公司具有被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份不當(dāng)，應(yīng)予糾正。故判令溫州藍(lán)天公司不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 廣東雅潔公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審稱，商標(biāo)是識別商品來源的重要標(biāo)志，商標(biāo)的實際價值也在于區(qū)分商品的來源，故應(yīng)當(dāng)推定商標(biāo)所有人與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實際制造者是共同行動人從而直接承擔(dān)賠償責(zé)任或承擔(dān)連帶責(zé)任。商標(biāo)所有人負(fù)有正確使用商標(biāo)和合法使用其商標(biāo)的法定義務(wù)，其不僅擁有防止他人混淆商品或服務(wù)來源的權(quán)利，而且也負(fù)有防止因標(biāo)示其商標(biāo)而損害他人利益的義務(wù)。商標(biāo)所有人具有比社會公眾更多關(guān)注其商標(biāo)使用情況的法定義務(wù)，為此在商標(biāo)所有人不能提供證據(jù)證明被控產(chǎn)品及其標(biāo)示是他人假冒其名義生產(chǎn)的情況下，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。商標(biāo)所有人能在包括被控侵權(quán)產(chǎn)品在內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售活動中享有最終利益，也應(yīng)對其商標(biāo)使用的后果負(fù)責(zé)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)》，應(yīng)當(dāng)推定被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝上所標(biāo)示商標(biāo)的所有人溫州藍(lán)天公司是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。因此，請求撤銷二審判決，維持一審判決。 最高人民法院審查后認(rèn)為：本案的爭議焦點在于溫州藍(lán)天公司是否為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。廣東雅潔公司主張溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，其提供的唯一證據(jù)是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒上標(biāo)示有溫州藍(lán)天公司的商標(biāo)。溫州藍(lán)天公司作為知識產(chǎn)權(quán)代理公司，其經(jīng)營范圍是從事知識產(chǎn)權(quán)代理業(yè)務(wù)，不具有制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品鎖具的能力，且廣東雅潔公司也沒有提供證據(jù)證明溫州藍(lán)天公司與他人使用該商標(biāo)共同實施了制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。因此，僅憑該證據(jù)尚不足以認(rèn)定溫州藍(lán)天公司系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。雖然，《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)》指出，任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識別的其他標(biāo)識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者”。但是，該批復(fù)主要針對在諸如商標(biāo)的所有人許可他人使用其標(biāo)識的情況下，出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成人身損害時，規(guī)定該標(biāo)識的所有人應(yīng)當(dāng)與實際“產(chǎn)品制造者”和“生產(chǎn)者”一樣承擔(dān)損害賠償責(zé)任。而本案并不涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題，并且廣東雅潔公司也未提供證據(jù)證明溫州藍(lán)天公司曾許可他人將涉案商標(biāo)體現(xiàn)在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上，故該批復(fù)不適用于本案的情形。綜上，最高人民法院駁回廣東雅潔五金有限公司的再審申請。 本案涉及被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外包裝上所標(biāo)示商標(biāo)的所有人是否為專利侵權(quán)行為人的判定問題。 1．商標(biāo)標(biāo)識作用以及商標(biāo)所有人義務(wù)的理解 商標(biāo)是識別商品來源的重要標(biāo)志之一，承載了商品商譽。商標(biāo)的實際價值在于區(qū)分商品的來源[1]，但這種價值主要通過消費者選擇標(biāo)示有相應(yīng)商標(biāo)的商品來實現(xiàn)。消費者基于該商標(biāo)選擇了誰的商品，該商標(biāo)就對誰實現(xiàn)了價值。換句話說，商標(biāo)的這種標(biāo)示作用主要體現(xiàn)在市場階段，而非制造階段。即商標(biāo)的標(biāo)示作用主要體現(xiàn)了商標(biāo)的使用人試圖向消費者標(biāo)示的產(chǎn)品來源，而不能證明產(chǎn)品的制造階段的來源。故本案中廣東雅潔公司僅憑商標(biāo)的標(biāo)示作用認(rèn)為商標(biāo)所有人為或應(yīng)該被推定為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者的主張沒有依據(jù)。 作為商標(biāo)的所有人，有義務(wù)正確和合法使用其商標(biāo)。即當(dāng)商標(biāo)所有人使用（包括授權(quán)他人使用）其商標(biāo)時，有義務(wù)保證該商標(biāo)所標(biāo)示的商品具有相應(yīng)的來源和品質(zhì)，保證這種使用不會侵犯他人的合法權(quán)益。但這種義務(wù)并不意味著商標(biāo)所有人已經(jīng)向消費者保證標(biāo)示有其商標(biāo)的商品均來自于該商標(biāo)所有人并且不會侵犯他人的合法權(quán)益。商標(biāo)不同于其他特定物。其他特定物世上僅此一份，通常該物的所有人能夠壟斷地占有和支配它，未經(jīng)所有人許可，他人難以對其加以利用。而商標(biāo)則不同，通常任何人能夠在任何時間任何地點無限地復(fù)制它利用它，商標(biāo)所有人難以對此加以控制，甚至對此毫不知情。所以不能以其他特定物的所有人承擔(dān)有妥善管理該物而不使其侵害他人合法權(quán)益的義務(wù)為理由，讓商標(biāo)所有人承擔(dān)向消費者保證標(biāo)示有其商標(biāo)的商品均來自于他自己并且不會侵害他人合法權(quán)益的責(zé)任。否則，對商標(biāo)所有人來說是不公平的。商標(biāo)所有人正確和合法使用其商標(biāo)的義務(wù)，僅是對商標(biāo)所有人自己行為的約束，而不是商標(biāo)所有人對他人的行為作出的保證。 廣東雅潔公司還認(rèn)為商標(biāo)所有人能在包括被訴侵權(quán)產(chǎn)品在內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售活動中享有最終利益，所以也應(yīng)對其商標(biāo)使用的后果負(fù)責(zé)。固然權(quán)利和義務(wù)具有一定的對等性，享受權(quán)利必須要履行義務(wù)。但本案所涉及的責(zé)任是侵犯專利權(quán)而承擔(dān)的責(zé)任，這種責(zé)任的承擔(dān)是以商標(biāo)所有人是否實施了侵犯專利權(quán)的行為為條件，而與其是否享有最終利益沒有必然的因果關(guān)系。商標(biāo)所有人基于諸如商標(biāo)權(quán)行使權(quán)利并意味著其與實際侵權(quán)人共同實施了侵犯專利權(quán)的行為，也不意味著其必須要與專利權(quán)人分享其商標(biāo)權(quán)的利益。 2．法釋【2002】22號的理解與適用 《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)》（下稱簡稱第22號批復(fù)）指出，任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識別的其他標(biāo)識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者”。廣東雅潔公司據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。在某些地方法院的判決書中[2]，也有引用第22號批復(fù)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝上所標(biāo)示商標(biāo)的所有人為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。如何理解和適用第22號批復(fù)是裁判人員在專利侵權(quán)判定中經(jīng)常需要考慮的問題。 根據(jù)最高人民法院《關(guān)于司法解釋工作的若干規(guī)定》的規(guī)定，司法解釋的形式分為“解釋”、“規(guī)定”、“批復(fù)”三種，對高級人民法院、解放軍軍事法院就審判工作中具體應(yīng)用法律問題的請示所作的答復(fù)，采用“批復(fù)”的形式。批復(fù)的正文通常是“你院《關(guān)于……的請示報告》[該請示報告文件編號]收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：……?！庇纱丝梢姡鷱?fù)不同于抽象的司法解釋（包括“解釋”和“規(guī)定”），其是針對個案中具體法律問題作出的答復(fù)。故應(yīng)當(dāng)結(jié)合批復(fù)所針對的具體案件來理解批復(fù)的含義，并僅當(dāng)在類似案件中解決類似法律問題時才可以適用該批復(fù)。 第22號批復(fù)針對的是京高法［2001］271號《關(guān)于荊其廉、張新榮等訴美國通用汽車公司、美國通用汽車海外公司損害賠償案訴訟主體確立問題處理結(jié)果的請示報告》作出的。在該損害賠償案中，美國通用汽車公司、美國通用汽車海外公司對事故車輛系獲得其商標(biāo)使用許可的通用汽車巴西公司生產(chǎn)并無異議。故盡管第22號批復(fù)中未指明在產(chǎn)品上體現(xiàn)自己標(biāo)識的主體，但結(jié)合該損害賠償案的情況，這里的主體應(yīng)當(dāng)理解為是所述標(biāo)識的所有人自己或者是經(jīng)過所述標(biāo)識所有人許可的其它人，而不應(yīng)包括未經(jīng)標(biāo)識所有人許可的其它人。第22號批復(fù)所要解決的是在標(biāo)識所有人許可他人使用其標(biāo)識而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，該標(biāo)識的所有人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任問題。 本案涉及的問題是商標(biāo)所有人是否實施了專利侵權(quán)行為，并不涉及產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任問題，并且廣東雅潔公司也未提供證據(jù)證明溫州藍(lán)天公司曾許可他人將涉案商標(biāo)體現(xiàn)在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上，故第22號批復(fù)不適用于本案。 3．專利侵權(quán)行為人的認(rèn)定 《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定，當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。本案中，廣東雅潔公司主張溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，其證明自己主張的唯一證據(jù)是包裝有被訴侵權(quán)產(chǎn)品且表面標(biāo)示有商標(biāo)所有人為溫州藍(lán)天公司的商標(biāo)的包裝盒。最高人民法院認(rèn)為，僅憑該證據(jù)尚不足以認(rèn)定溫州藍(lán)天公司系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。對于該證據(jù)能夠證明什么，最高人民法院并未說明。實際上，該證據(jù)本身僅能證明有人曾經(jīng)將該包裝盒用作被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒，以試圖向消費者標(biāo)示該包裝盒內(nèi)的產(chǎn)品來源于商標(biāo)權(quán)人。對于該人是誰，該人是否制造了被控侵權(quán)產(chǎn)品，該證據(jù)本身并不能證明。故從程序上講，廣東雅潔公司主張溫州藍(lán)天公司是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者證據(jù)不足。至于溫州藍(lán)天公司所主張的商標(biāo)實際持有人汪元平，從法律關(guān)系上講也不適宜作為訴訟參加人追加到本案訴訟中。 在現(xiàn)實生活中，除了存在該商標(biāo)所有人用表面標(biāo)示有自己商標(biāo)的包裝盒包裝未經(jīng)專利權(quán)人許可而獲得（包括制造）的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的情形外（下稱情形一），還存在該商標(biāo)所有人用表面標(biāo)示有自己商標(biāo)的包裝盒包裝經(jīng)專利權(quán)人許可而獲得的被訴侵權(quán)產(chǎn)品（下稱情形二），除該商標(biāo)所有人之外的其他人用表面標(biāo)示有該商標(biāo)所有人商標(biāo)的包裝盒包裝未經(jīng)專利權(quán)人許可而獲得的被訴侵權(quán)產(chǎn)品（下稱情形三）以及除商標(biāo)所有人之外的其他人用表面標(biāo)示有該商標(biāo)所有人商標(biāo)的包裝盒包裝經(jīng)專利權(quán)人許可而獲得的被訴侵權(quán)產(chǎn)品（下稱情形四）的情形。上述情形一屬于該商標(biāo)所有人實施了專利侵權(quán)行為的情形，情形二屬于專利法第六十九條規(guī)定的不視為侵犯專利權(quán)的情形；情形三和情形四中的行為不是該商標(biāo)所有人實施的。在沒有其他證據(jù)予以佐證的情況下，上述四種情形（尤其是前后兩種情形）的成立無先后主次之分，且成立的蓋然性也沒有大小之別。換句話說，本案中不存在可以首先推定上述哪個事實先成立，而由主張相反事實的人提供反證的前提。故廣州雅潔公司僅憑上述唯一的證據(jù)就認(rèn)為商標(biāo)所有人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵犯專利權(quán)的責(zé)任的主張沒有事實和法律依據(jù)。 綜上，在涉及商標(biāo)的專利侵權(quán)糾紛案件中，主張商標(biāo)所有人是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者的一方應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明該商標(biāo)所有人制造或與他人共同制造了被訴侵權(quán)產(chǎn)品，不能依據(jù)法釋【2002】22號的規(guī)定直接推定商標(biāo)所有人是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。 [1] 奚曉明、孔祥俊，《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)》（第三輯），中國法制出版社2011年5月版，第239頁。 [2] 例如（2010）長中民三初字第57號判決書以及（2010）株中法民三初字第86號判決書。一、案情簡介
二、法院觀點
三、案例評析
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